Somontur logra retener marca Termas de Chillán

Por: Roberto Fernández 08:55 AM 2018-06-27

La Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el lunes 25 de junio el recurso de casación en el fondo presentado por Consorcio Chillán (Nevados de Chillán) contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial del 18 de abril de 2017 que había revocado la decisión del director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), quien había ordenado anular el registro de la marca Termas de Chillán que hizo Hotelera Somontur en 2004, y previamente en 1984.

De esta forma, se mantiene a firme la decisión del Tribunal de Propiedad Industrial de 2017, el cual reconoció que la marca le pertenece a Inversiones Santa Teresa, de la familia Giner, también dueña de Somontur. (Somontur le traspasó la propiedad de la marca a Santa Teresa).

Como se recordará, la disputa por la marca Termas de Chillán comenzó en 2010, luego que la Municipalidad de Chillán concesionó el dominio esquiable al consorcio Nevados de Chillán en 2007, en reemplazo de Somontur.

Frente a la prohibición de usar la marca, Nevados en conjunto con la Municipalidad de Chillán demandó en 2010 a Somontur ante el Inapi, y si bien lograron una victoria en primera instancia, el año pasado el Tribunal de Propiedad Intelectual le dio la razón a Somontur.

Hasta ahora, la marca ha sido ocupada por Somontur para denominar 30 productos y servicios ligados al resort de montaña y al esquí, el más reconocible, el Gran Hotel Termas de Chillán, en cuya propiedad participan los Giner.

Argumentos
En el litigio, tanto Nevados como el municipio argumentaron que la marca correspondía a una indicación geográfica, por lo que no podía ser inscrita como marca, razonando que Somontur había obrado “de mala fe” con lo que estaría “obstaculizando la competencia” y perjudicando a las demás empresas de la zona.

De igual forma, plantearon que una vez concluido el periodo de concesión de Somontur, esta última debía devolver la marca al municipio.

El demandante sostenía que la prescripción para solicitar la nulidad de la inscripción no se aplicaba, sobre la base del argumento de la “mala fe”.

Sin embargo, la Suprema descartó la mala fe en la inscripción de la marca, pues en el litigio se comprobó que Somontur usó la marca desde 1985 en forma relevante y permanente, no así el municipio. Es más, el fallo reconoce que “Somontur empezó a usar marcariamente la expresión Termas de Chillán, como una respuesta a la necesidad de identificar los servicios que prestaba, posicionándola en el mercado, uso que fue efectuado con pleno conocimiento, tolerancia y respaldo de la Municipalidad”.

De hecho, Francisco Giner, gerente de Somontur, había planteado en 2014, al conocerse la decisión adversa del director del Inapi, que “nosotros hemos invertido más de 80 millones de dólares en la marca y no nos parece que se libere sin que al menos recuperemos esa inversión”.

Por lo anterior, el máximo tribunal confirmó la prescripción de la acción deducida (la demanda) y la sentencia del Tribunal del Propiedad Industrial, que declaró que “el registro impugnado se otorgó por primera vez en 1984, de manera que entre la fecha de concesión de la marca y aquella en que se notificó la demanda, el 21 de enero de 2010, transcurrieron en exceso los dos años que contempla la ley para que opere la prescripción alegada por la demandada”.

Municipalidad
Consultado el municipio, se indicó que “no ha sido notificado todavía sobre este fallo, por lo que no emite pronunciamiento alguno por el momento”.

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